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“皮皮鲁”变猪头肉?13年曲折维权路,作品角色名称在先权利如何保护?
2022.08.02 11:34 王龙瑞

前段时间,著名作家郑渊洁接到国家知识产权局寄来的裁定书,宣告成都皮皮鲁猪皮肉商标无效。从该商标2009年被他人注册,到如今宣告无效,整个历程历经三起三落,郑渊洁长达13年的维权路终于尘埃落定。

“皮皮鲁”这个角色,想必广大读者都不陌生。其由郑渊洁创作于1981年,系列书刊销量高达3亿册,影响颇深。但是“皮鲁鲁”的名称却被他人注册成商标来贩卖猪皮肉,成为逼得《童话大王》杂志停刊的侵权商标之首。

其实知名角色名称被注册成商标在现实中很常见,比如金庸先生笔下的“郭靖”被注册为32类商标用来卖酒,“杨过”“小龙女”“笑傲江湖”等也被注册。那么对于作品角色名称以及作品名称被他人注册成商标的情况,权利人如何维权呢?

今天,我们就通过童话大王郑渊洁对第7197328号“皮皮鲁”商标的维权路,来看看法律给权利人提供了哪些救济途径。

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郑渊洁的十三年维权路

第一回合,落败:注册期间申请异议,商标局不予受理

2009年2月,邹某未经郑渊洁授权,注册了第7197328号“皮皮鲁”商标,用于生产贩卖皮皮鲁牌猪皮肉。

此商标进入公告期后,郑渊洁向国家商标局提起异议,商标局以“邹某是用“皮皮鲁”生产售卖猪皮肉,郑渊洁是用“皮皮鲁”写童话,两者之间没有关系”为由,裁定不予受理。

此商标在2010年9月28日被核准注册,并在之后被邹某用来卖猪皮肉。

第二回合,获胜:商评委认为用“皮皮鲁”注册猪皮肉商标于德有悖,无效宣告成功

2018年5月25日,郑渊洁依法向商标评审委员会(下称“商评委”)提交对第7197328号皮皮鲁商标的无效宣告申请,从三个方面论述该商标应予无效的理由:

该商标“夸大宣传并带有欺骗性”;

该商标“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”;

该商标“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”。

2019年3月15日,商评委根据上述理由(2)宣告第7197328号“皮皮鲁”商标无效:商评委认为,“皮皮鲁”为郑渊洁创作的童话作品中的主人公名称,有较强独创性和显著性,邹某的行为违背了诚实信用的社会主义公共道德准则,损害了第三人的合法权益,破坏了社会公序良俗,易使消费者对邹某经营的商品的出处产生误认并产生不良影响,构成“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形。(商评字[2019]第54077号)

第三回合,落败:法院两审撤销商评委的无效宣告,发回重审

邹某不服上述无效宣告,将国家知识产权局[1]诉至北京知识产权法院,请求撤销上述裁定。之后国家知识产权局不服,以商评委无效裁定中的理由上诉,在两次审理中,邹某理由如下:

“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的适用应以标志可能损害社会公共利益和社会公共秩序为前提,仅损害特定民事权益的情形不应属于该条款调整的范围。

“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的适用应以商标标志本身及其构成要素是否属于规定情形为依据,而不应考虑该标志作为商标使用时是否可能导致混淆误认。

在2019年8月27日和2019年9月10日的判决中,北京知识产权法院和北京高级人民法院对邹某的两个上诉理由都予以支持,判决国家知识产权局裁定无效,发回重审([2019]京73行初6379号;[2019]京行终10150号)。

通过两次审理,法院明确了如何适用“有害于社会主义道德风尚或有不良影响”的规定,两审法院都认为:

商评委无效裁定中的法律适用主体错误:“审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形,应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国的政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。”此处的判断主体应当是社会大众,而并非特定民事主体,对于特定民事权益,商标法已经另行规定了救济方式和相应程序,此条款作为禁止商标使用的绝对理由条款,应当受到严格限制,郑渊洁作为第三人,其主张的对“皮皮鲁”文学角色享有在先权利属于特定的民事权益的保护,不应适用此条。

有关标志是否存在“有害于社会主义道德风尚或有不良影响”的情形,应考察商标标志本身。汉字“皮皮鲁”标志本身并无不良含义和负面影响,商评委无效裁定所称的“可能导致的消费者误认误购”的不良影响,不是“皮皮鲁”商标标志本身造成的,而是商标使用的结果,将商标使用的结果作为判断商标是否存在该条款所述情形的依据,与该条款的规范对象和立法本义不符,不适当地扩大了该条款的适用范围。

另外,现实中已有众多包含“皮皮鲁”文字的商标标志在多类商品和服务上予以核准注册,如果对本案争议商标予以无效宣告,则明显有违商标授权确权裁判标准的一致性。

第四回合,落败:再次审理,国家知识产权局核准“皮皮鲁”商标继续使用

发回重审后,国家知识产权局在再次审理中转变立场做出相反裁定,认为邹某注册的皮皮鲁商标不符合“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形,于2020年3月25日裁定该商标可继续使用。(商评字[2019]第54077号重审第1032号)

此时,郑渊洁的维权之路历经公告期提出异议不予受理的低谷,申请无效宣告成功的喜悦,情势又在法院两审后再入寒冰,“皮皮鲁”被继续用来卖猪皮肉,但郑渊洁并未放弃,而是再次拿起了法律武器。

第五回合,获胜:法院认定邹某以不正当手段注册皮皮鲁猪皮肉商标,注册无效

2021年11月18日,郑渊洁不服国家知识产权局核准该商标继续使用的裁定,主张该商标系“以其他不正当手段取得注册”,将国家知识产权局起诉至北京知产法院,邹某为第三人,并在北京知识产权法院和北京高院的两审中都获得了胜诉。([2020]京73行初6073号;[2022]京行终198号)

郑渊洁主要起诉理由是:

“皮皮鲁”为郑渊洁独创,具有较高的知名度与商业价值,第三人恶意抢注“皮皮鲁”商标;邹某名下的汇城公司也注册了多枚与皮皮鲁近似的商标,邹某与汇城公司有关联关系,具有明显复制、抄袭及摹仿他人知名品牌的故意,违背诚实信用原则,损害公平竞争的市场秩序,构成了“以其他不正当手段取得注册”的情形。

对此理由,首先法院认为是对第四回合中提到的新的无效裁定作出起诉,因此本案不违反“一事不再理”的原则。

其次,对于郑渊洁方的上述理由,两审法院都予以支持,认为邹某的行为明显具有借他人市场声誉牟利的目的,不仅会造成商品或服务来源的混乱,侵害他人的合法权益,也扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序,构成了“以其他不正当手段取得注册”的情形。具体而言:

邹某主观上具有恶意:申请商标注册时,郑渊洁创作的“皮皮鲁”角色就已经具有较高的知名度,而“皮皮鲁”非日常生活中的常用词汇,邹某申请注册与郑渊洁创作的角色名称文字完全相同的诉争商标,主观难谓善意;

邹某名下的汇城公司注册了32个与皮皮鲁类型的商标,如“皮皮鱼”、“皮皮香”以及与皮皮鲁角色形象较为近似的卡通男孩图形商标。结合邹某及汇城公司存在不规范使用“皮皮鱼”商标等情形,可以认定邹某申请注册诉争商标具有不当损害他人合法权益,为自己谋取不正当利益的情形,扰乱了商标注册秩序。

依据上述判决,2022年5月16日,国家知识产权局对第7197328号成都皮皮鲁猪皮肉商标作出裁定,依法裁定该商标侵犯郑渊洁知识产权成立,注册无效(商评字[2019]第54077号重审第1032号重审第2516号)。这已经是针对该商标的第三次裁定。

至此,郑渊洁的维权路终于取得了令人欣慰的成果。

2

作品角色名称被抢注为商标,如何维权?

结合郑渊洁对第7197328号“皮皮鲁”商标的维权全过程,在作品角色名称被他人抢注成商标的争议中,根据现有商标法规定,我们可以依据以下理由来维权:

申请商标注册不得损害他人现有的在先权利(商标法第32条,修改前商标法第31条)

这是最直接也是最有力的理由,特别是在2017年3月1日,最高人民法院颁布《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》,其中规定“对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持。”

但是适用此理由主张抢注商标无效,是具有时间限制的:需要在商标注册成功后五年内申请。在逼停童话大王发刊的第二个商标第5423972号舒克商标维权中,国家知识产权局也认为郑渊洁提起无效宣告申请时争议商标注册已逾五年,因此不支持郑渊洁的请求。但是在第15658755号“皮皮鲁”商标、第9909972号“舒克”商标维权中,因为郑渊洁提出无效宣告申请在五年期限内,国家知识产权局均予以支持。

抢注的商标“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”(商标法第10条第一款第八项)

在早期的一些案件中,法院采纳了该等理由。比如在“哈利·波特HaLiBoTe”系列案中,两审法院均认为:“哈利·波特”、“Harry Potter”作为人物角色名称具有较高知名度,该知名度系他人投入大量劳动和资本获得的,由此带来的商业价值和商业机会亦应由他人享有。姚蕻申请与之近似的被异议商标“哈利·波特HaLiBoTe”,违反了诚实信用原则和公序良俗,属于“有其他不良影响的标志”。([2010]一中知行初字第401号;[2011]高行终字第541号)

但是从皮皮鲁的维权历程中可以看到,法院对“不良影响”的适用范围逐渐规范化,已经明确了这个理由属于禁止商标使用的绝对理由条款,在适用时应当受到严格限制,应考察对社会大众、而非对特定权利人的影响。对特定民事权利主体的权益保护,法院更倾向于适用“不得损害他人在先权利”等其他条款,而不是用这个条款作为兜底。

“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”(商标法第41条第一款)

如果不能适用在先权利条款时,法院会选择适用此条要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。所以想要用此理由维权,最好可以认定为损害公共利益和公共秩序,如果仅仅是特定主体权益受到损害,法院在适用此条时会有纠结。例如本案中法院就考察了邹某以及其名下的汇城公司因注册了多枚商标对商标注册秩序造成的影响。

抢注的商标“夸大宣传并带有欺骗性”(商标法第10条第一款第七项)

此条在实践中被支持的很少,因为“夸大宣传并带有欺骗性”是指商标对其指定使用商品的质量等特点作了超过固有程度的表示,容易使公众对商品的质量等特点产生错误的认识。但是在作品角色名称被注册成商标时,申请人确实是将商标文字与商品相对应,并不存在误导公众对质量产生错误认识,并且权利人很难提供证据。

除了“皮皮鲁”等案件之外,此前司法实践中已对“邦德007”“功夫熊猫”“哈利波特”等知名的作品名称或者角色名称给予了保护。但这些案例不能掩盖的是,知产领域侵权成本低,维权难的痛点仍一直存在,这从郑渊洁的维权之路也可见一斑。

但整体来看,我国知识产权保护的力度是越来越大的,著作权法、商标法、等相关法律法规覆盖的情形越发全面、细致,不同法律之间的衔接也在不断优化。我们希望也相信,在未来,权利人的维权之路会更加顺畅。

[1] 2019年4月1起,根据中央机构改革部署,原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

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